商标被宣告无效,商标专用权视为自始不存在,但不是直接导致之前的许可合同全部作废。已经履行完毕的许可合同,原则上不受追溯;尚未履行的部分,合同失去履行基础,一般可以终止。如果商标注册人存在恶意,或是继续保有使用费明显不公,被许可人可主张赔偿、要求返还部分许可费。
很多人会误以为商标一旦无效,之前签的许可合同直接全部无效,实际法律上是分阶段处理的:
(1)基础法律规则
商标被宣告无效并公告后,该商标专用权视为自始即不存在。但商标无效裁定,对宣告无效之前已经履行完毕的商标使用许可合同,不具有追溯力。
简单理解:已经用完授权、双方钱货两清的部分,不会因为商标后来无效,直接强制退回许可费。
(2)分两种情形判断合同效力
① 许可合同已经全部履行完毕
合同本身不会因为商标后续被宣告无效而被撤销,已经支付的许可使用费原则上不用返还。
例外两种情况:
商标注册人本身属于恶意注册、明知商标有问题还对外许可,给被许可人造成损失,需要赔偿;
不返还许可费明显违背公平原则,法院可以判令全部或部分返还许可费。
② 许可合同还没履行完毕、许可期限还没到期
商标无效之后,不再存在合法有效的商标专用权,合同后续部分丧失履行标的,无法继续履行。被许可人可以主张解除合同,停止后续付费,同时根据过错情况,要求退还未使用期间对应的许可费、赔偿损失。
重点:不是合同“自始无效”,而是后续无法继续履行。
(3)实务风险提示
1.被许可人不能再继续使用该标识:商标无效后,继续使用不再属于合法商标许可,有构成不正当竞争、侵权的风险;
2.过错划分很关键:如果许可方签约时就明知商标存在重大瑕疵、恶意注册,责任主要在许可方;如果签约时商标状态稳定、无法预判会被无效,法院一般按公平原则分担损失;
3.许可备案不影响这个规则:有没有备案,不改变商标无效后的处理逻辑,备案仅用于对抗善意第三人。
(4)实操建议
1.发现商标被无效,立刻停止使用该商标标识;
2.核对许可合同剩余期限,和许可方协商解除合同、退还剩余许可费;
3.保留商标无效裁定书、许可合同、付款凭证、沟通记录,协商不成可起诉主张赔偿或退费;
4.签订商标许可合同时,建议提前加上商标无效的解约、退费、违约赔偿条款。

